彭雨诗

我国专利法在2020年迎来了时隔12年的第四次重大修订，并增加了关于惩罚性赔偿的规定。[1]由于专利侵权行为的认定并不考虑侵权人的主观状态，故在此次专利法修订前，无论侵权人是否具有主观故意，专利权人仅能根据填平原则寻求一般物权救济，即要求侵权人赔偿因侵权行为造成的损失。然而，在实践中，由于侵权行为造成的损失往往缺乏准确计算的方式，即便参照侵权人的侵权获益来计算，但相关资料又通常仅由侵权人自行控制，故法院最终的判赔金额一般难以填平专利权人的真实损失。基于上述“侵权成本低但维权难度高”的现状，近年来，故意侵犯专利权的事件频发，而与此同时，我国却缺乏有效约束该类行为的明文规定。因此，此次专利法修订增加了惩罚性赔偿的规定，旨在严厉惩治故意侵犯专利权的行为，以强化对专利权人的保护。

修订后的专利法正式实施已逾一年，经对这期间内各地法院就专利侵权案件中惩罚性赔偿的认定情况进行分析，笔者注意到，截至2022年9月底，在通过北大法宝检索到的案例中法院同意适用惩罚性赔偿的案件仅有一件，而在多数案件中法院均基于各种原因否决了专利权人关于适用惩罚性赔偿的请求。因此，本文将从案例分析角度，对专利权人在专利侵权案件中应如何适用惩罚性赔偿，以及在提起专利侵权诉讼前应进行何种准备提出相关建议。

一、周志伟诉费格拉家居（深圳）有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案的基本情况

在周志伟诉费格拉家居（深圳）有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案中，深圳市中级人民法院作出了(2021)粤03民初6065号民事判决书并同意周志伟关于适用惩罚性赔偿的请求，最终认定了2倍的惩罚性赔偿。

原告周志伟是一项名为“多功能皮具收纳盒”的外观设计专利的专利权人。2017年3月，周志伟发现费格拉家居（深圳）有限公司（以下简称“费格拉公司”）经营的1688店铺与深圳市菲戈实业有限公司（以下简称“菲戈公司”）经营的“辉航家居旗舰店”天猫店铺销售的被诉侵权产品侵害其外观设计专利权。2017年6月15日，原告通过阿里巴巴集团知识产权保护平台（以下简称“阿里巴巴平台”）就费格拉公司1688店铺销售被诉侵权产品一事提起投诉，费格拉公司虽进行了申诉，但阿里巴巴平台审核后认为申诉理由不成立。

2021年4月，原告发现费格拉公司经营的1688店铺与“figella旗舰店”天猫店铺以及菲戈公司经营的“辉航家居旗舰店”天猫店铺仍在继续销售被诉侵权产品。2021年5月21日，原告通过阿里巴巴平台就 “辉航家居旗舰店”天猫店铺销售被诉侵权产品一事提起投诉，菲戈公司虽进行了申诉，但阿里巴巴平台审核后认为申诉理由不成立。2021年6月2日，“辉航家居旗舰店”天猫店铺中销售被诉侵权产品的链接被删除。之后，在2021年9月，原告在深圳市中级人民法院向费格拉公司、菲戈公司提起外观设计专利侵权之诉。

在案件审理过程中，各方当事人确认两被告所销售的被诉侵权产品为同一产品。此外，两被告主张被诉侵权产品具有合法来源，系其向第三方公司采购且使用了菲戈公司法定代表人申请的外观设计专利，并提供了第三方公司的情况说明、送货单与转账记录等证据。之后，原告周志伟在一审法庭调查终结前提出惩罚性赔偿诉讼请求，主张计算基数为两被告因侵权所获得的利益。

二、惩罚性赔偿的适用条件

根据新修订的专利法第七十一条第一款以及最高人民法院《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《解释》）第三条至五条的规定，惩罚性赔偿的适用应满足以下三个条件：1）侵权人具有侵害专利权的主观故意；2）侵权行为情节严重；3）具有用于计算惩罚性赔偿数额的合理计算基数。

在笔者检索到的案例中，法院不同意适用惩罚性赔偿的理由多是基于原告的举证未能完整证明上述全部条件。

1、具有侵害专利权的主观故意

根据《解释》第三条之规定，若侵权人明知或应知相关行为涉嫌侵权而为之，则可认定其具有主观故意。关于“明知或应知”的判断标准，最高人民法院采取的是类似于商业秘密侵权和著作权侵权中的“接触规则”，同时还列举了可“初步认定具有侵权故意”的五种具体情形外加一种兜底情形[2]。

具体到本案中，深圳市中级人民法院认为两被告的侵权故意是可以被初步认定的。首先，两被告是关联公司，股东构成完全相同，提供的产品来源相同，被诉侵权产品申请了专利且专利申请人和权利人均为两被告股东，故可认定两被告共同实施了被诉侵权行为。其次，原告早于2017年6月15日即发现两被告销售的被诉侵权产品侵害了涉案专利权并通过阿里巴巴平台向费格拉公司提起投诉，而费格拉公司也对该投诉提出了申诉，但该申诉理由被阿里巴巴平台认定不成立，故两被告至此对于被诉侵权产品涉嫌侵权一事是明知的。因此，针对两被告在知悉原告专利权的情况下后续所实施的侵权行为，应认定具有侵权故意。

由上可知，在持续性侵权过程中，侵权人的主观状态可能会发生变化，而惩罚性赔偿仅适用于侵权人主观上认识到相关行为可能涉嫌侵权之后所实施的侵权行为。本案中，两被告是因为收到了原告提出的侵权投诉且被阿里巴巴下架链接而了解到被诉侵权产品可能侵犯涉案专利权，但在其他情况下，侵权人也可以是基于与专利权人等之间的特殊关系，而对涉案知识产权具有一定了解，从而导致其对后续行为是否涉嫌侵权具有主观预判（例如，在广东联塑科技实业有限公司诉潘夏勇侵害商标权纠纷案中，被告在获得商标权人授权后混合销售真、假产品[3]）。此外，需注意的是，由于《解释》第三条第二款采用的是“推定规则”，其中关于“初步认定”的用语实际上是一种针对事实的推定而非认定，故被告可以通过提出明确反证的方式推翻该推定。

2、侵权行为情节严重

在笔者检索到的案例中，法院大多是因为“原告未证明被告侵权行为情节严重”而否决了原告的惩罚性赔偿请求。关于何谓“情节”，根据《解释》第四条之规定，即包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素[4]。简而言之，若侵权人存在反复侵权、持续侵权、侵权规模大、侵权结果严重、妨碍诉讼的情况，则可以被认定为“侵权行为情节严重”。

深圳市中级人民法院在本案中之所以认定两被告的侵权行为构成“情节严重”，主要是基于两被告存在持续侵权、侵权规模大的情形。一方面，两被告是被诉侵权产品的制造商（即产品流向的源头），在1688平台和天猫平台上通过多家店铺销售被诉侵权产品，规模大；另一方面，两被告自2017年起持续实施侵权行为，侵权持续时间长达4年。

实际上，在“情节”的考量因素中，法院在判断“侵权规模大”和“侵权结果严重”这两个因素时存在较大的自由裁量空间。例如，针对本案中的“销售单价为数十元的日用品且半年销量为4000件左右”这一情节是否构成侵权规模大，不同法院可能会有不同的认定标准（例如，在揭阳市康意家居用品有限公司诉金华宜佳包装制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中，浙江省高级人民法院认定销售额194858.5元不构成“情节严重”[5]）。但与之相对，“反复侵权”、“持续侵权”、“妨碍诉讼”的情节则是完全依据证据事实进行认定，故笔者认为专利权人在主张适用惩罚性赔偿时应将证明的重心放在这几个因素上。

3、具备用于计算惩罚性赔偿数额的合理计算基数

惩罚性赔偿是通过衡量侵权人行为的恶劣程度从而按照确定倍数增加赔偿数额的一种惩罚措施，故相关制度设立的主要目的是为了合理的惩罚侵权人而不是帮助专利权人获得超出其实际损失的赔偿。因此，根据《解释》第五条之规定，用于计算惩罚性赔偿数额的计算基数必须是侵权人行为造成的直接后果，即仅限于原告实际损失、被告的侵权获益、涉案专利许可费的合理倍数，而不包括原告为制止侵权所支付的合理开支。[6]

本案中，原告主张的计算基数为两被告侵权获利786016元。其中，被诉侵权产品的利润率系根据被诉侵权产品的销售单价与从第三方公司采购的采购单价计算所得。而被诉侵权产品的销量则是依据公证书记载的两被告侵权期间的客户评价数量乘以10，为70010件。深圳市中级人民法院认为原告关于销量为客户评价数量的10倍的主张缺乏合理依据，故根据现有证据就销量提出了三种推算方式：1）2019年5月、8月，2020年1月、4月、12月，2021年1月送货单显示这六个月内被诉侵权产品的送货量约为4000件，从而推算三年销量约为24000件；2）被诉侵权产品销售链接显示的30天销量1110件，从而推算三年销量约为40000件；3）两被告于2021年4月23日、2021年5月13日向第三方公司支付的采购被诉侵权产品的货款金额可得被诉侵权产品两个月的销量可能超过10000件。因此，深圳市中级人民法院取上述推算销量中的最小值24000件并结合被诉侵权产品的利润率40%，计算得出被诉侵权产品的利润应不低于192000元。

由此可见，在证据充分的情况下，即便原告关于计算基数的主张欠缺合理性，法院也可依职权提供更为适宜的计算方式。诚然，深圳市中级人民法院提出的三种推算方式并不能完全准确地计算出两被告侵权获益，例如，第1、3种计算方式中存在被诉侵权产品预留库存问题，而第2种计算方式存在被诉侵权产品的月销量波动问题，但考虑到所有推算方式都有据可循、法院选择了销量最小的计算方式、两被告均未提出反证予以反驳等情况，故笔者认为，深圳市中级人民法院所得出的推算结果是基于优势证据规则下的最优解，即便两被告就计算基数的数额问题提出上诉，在其未提供合适的新证据之前，二审改判的可能性较小。

三、针对专利权人适用惩罚性赔偿的建议 

鉴于惩罚性赔偿存在较为严苛的前置适用要件，并且法院针对同一要件中的不同因素又可能采用不同的裁判标准，因此，笔者基于《解释》第三条至五条的规定以及上述案例分析，就专利权人适用惩罚性赔偿提出如下建议。

1、通过发送侵权警告信等行为改变侵权人的主观状态

考虑到专利侵权案件中侵权人多为与专利权人无关联的第三方，且专利普遍不享有如商标一般的传播度和知名度，故除非专利权人明确向侵权人告知其行为涉嫌侵犯自身专利权，否则很难通过相关证据证明侵权人“明知或应知”其行为涉嫌侵权。发送侵权警告信的优势在于，仅需专利权人自行进行侵权判定且无关警告信接收方是否进行回复或回复内容是否合理，即只要接收方收到侵权警告信就可以初步认定其在后续实施相关行为时具有主观故意。此外，由于侵权人在收到侵权警告信后可能会消除与侵权行为有关的证据线索，若专利权人希望就侵权人在收到侵权警告信前所实施的侵权行为追究法律责任的，则应注意提前进行证据固定。

除发送侵权警告信外，如果侵权人系通过阿里巴巴等电商平台销售涉嫌侵权产品的，则专利权人也可以考虑采取本案中向电商平台提出侵权投诉的方式。与发送侵权警告信不同的是，电商平台在作出处理决定前需综合考虑投诉方与被投诉方的意见，并且投诉方的主观状态是否发生变化完全依赖于电商平台的最终决定。若电商平台最终做出“投诉不成立”的决定，则即便在后续诉讼中法院认为被投诉方行为构成侵权，也很难认定被投诉方在继续实施侵权行为时具有主观故意。因此，笔者建议，除非相关专利为外观设计专利且被投诉方所销售产品有较大侵权可能，在无下架产品销售链接的急迫需求的情况下，专利权人应谨慎选择向电商平台提出侵权投诉的方式。

2、重点关注“反复侵权”、“持续侵权”、“妨碍诉讼”的举证

如前所述，在“情节严重”的各项考虑因素中，“侵权规模大”和“侵权结果严重”这两个因素因缺乏确切地衡量标准，从而致使不同法院所做结论差异较大。与此同时，随着互联网经济的发展，当前专利侵权纠纷案中的被告主体亦演变为主要由个体经营者及小型企业构成，而此类主体的经营规模往往非常有限。因此，笔者认为，专利权人在就“情节严重”进行举证时，若缺乏确切证据证明侵权规模大、侵权结果严重，则可将举证重点转移至与证明“反复侵权”、“持续侵权”、“妨碍诉讼”等情节有关的证据上。

“妨碍诉讼”在专利侵权案件中所造成的影响尤为严重，是近些年来最高人民法院关注的重点。在专利侵权诉讼中，若涉嫌侵权产品涉及大型机械设备，则专利权人一般仅能通过对存放于侵权人处或第三方处的涉嫌侵权产品进行证据保全的方式来确认其技术特征。如果此时侵权人拒不配合保全或是毁坏、隐匿已被保全的涉嫌侵权产品，则将导致法院无法查明事实真相。在2020年11月制订的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》中，最高人民法院就增设了多条关于“妨碍诉讼”的规定[7]。因此，虽然“妨碍诉讼”本身与侵权行为并无直接联系，但最高人民法突破民事诉讼法既有的就“妨碍诉讼”行为处以行政和刑事约束的规定，在《解释》中明确增设惩罚性赔偿的民事手段对“妨碍诉讼”行为进行约束是释放了一个强烈的信号，专利权人应对其进行把握。

3、积极适用证据保全、调查令、证据提出令等手段获取与计算基数有关的证据

在知识产权侵权纠纷案中，法院拒绝适用惩罚性赔偿的理由中最为常见的就是缺乏合理计算基数。虽然计算基数可从原告实际损失、被告的侵权获益、涉案专利许可费的合理倍数中进行选择，但考虑到较难就原告实际损失与侵权行为之间的因果关系予以证明以及涉案专利存在许可他人使用的情形较为少见，故在司法实践中原告往往只能选择使用被告的侵权获益作为计算基数。鉴于原告通常难以通过公开渠道直接取得与被告的侵权获益有关的证据，故笔者建议可待进入诉讼程序后利用证据保全、调查令、证据提供令等程序性手段获取相关证据。

这三种程序性手段的适用场景与对象均存在一定的差异，专利权人可根据实际需求选择其中的一种或多种。

首先，调查令的适用范围最广也最灵活，只要法院认为是审理案件需要的证据，无论证据持有人是当事人还是案外人，均可依职权或依申请进行调查。通常，在被告通过电商平台销售被诉侵权产品或是向明确的第三方供应被诉侵权产品的情况下，原告可向法院申请对电商平台、第三方掌握的销售数据进行调查。[8]

其次，证据保全的适用难度最大，虽然证据保全的对象包括当事人和案外人掌握的证据，但其适用必须满足“证据可能灭失或者以后难以取得”的条件[9]。因此，针对原告关于对被告财务账册进行证据保全的请求，法院通常不会予以同意。

最后，证据提出令是近几年新设立的取证手段，其适用对象仅限于当事人控制的证据，且在不同法律法规中具有不同的适用场景。在专利法中，证据提出令仅适用于与侵权行为相关的账簿、资料，而使用的前提是原告已经尽力就赔偿数额问题进行举证[10]。在民事诉讼法与《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》中，证据提出令的适用条件被放宽，可就当事人控制的书证/证据提出申请，且只需法院认定申请理由成立即可[11]，然而在司法实践中，法院就证据提出令的必要性审查仍持有较高的标准。在株式会社MTG诉平阳县祥正日用品有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案中，深圳市中级人民法院就明确指出，法院审查“书证提出命令”（即民事诉讼法中的证据提出令）的必要性时，可考虑以下因素：1）申请人是否已提交初步证据证明待证事实的存在；2）该书证是否属于申请人因客观原因无法自行收集的证据；3）该书证指向的内容是否为待证事实；4）该书证是否对待证事实的查明产生重要影响；5）该待证事实对裁判结果是否具有实质性影响。

四、结束语

由于惩罚性赔偿是对既往补偿性救济手段的一种突破，也是专利法新修订的内容，故在目前缺乏最高人民法院判决等相关实践指引的情况下，基层法院在判断是否适用惩罚性赔偿时往往会表现出迟疑和慎重的态度。因此，在现阶段，专利权人在请求适用惩罚性赔偿时应注意严格参照《解释》第三条至第五条的规定进行举证，重点关注相关规定中容易证明的几种具体情形，并充分利用程序性手段申请通过法院获取所需要的证据。

考虑到专利侵权纠纷的诉讼周期普遍较长，待最高人民法院作出一定数量且可做参考分析的二审或再审判决，可能还需要一至三年的时间。笔者相信，届时在最高人民法院的判例指引下，惩罚性赔偿在司法实践中的适用规则将会得到进一步的细化和完善。

[1] 《中华人民共和国专利法(2020修正)》 第七十一条第一款：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

[2] 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条：对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；

（六）其他可以认定为故意的情形。

[3] 云南省高级人民法院(2022)云民终535号民事判决书。

[4] 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：

（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

（二）以侵害知识产权为业；

（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；

（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以认定为情节严重的情形。

[5]浙江省高级人民法院(2021)浙民终1180号民事判决书。

[6] 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条：人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

[7] 《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第十三条：当事人无正当理由拒不配合或者妨害证据保全，致使无法保全证据的，人民法院可以确定由其承担不利后果。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，人民法院依法处理。

第十四条：对于人民法院已经采取保全措施的证据，当事人擅自拆装证据实物、篡改证据材料或者实施其他破坏证据的行为，致使证据不能使用的，人民法院可以确定由其承担不利后果。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，人民法院依法处理。

第二十五条：人民法院依法要求当事人提交有关证据，其无正当理由拒不提交、提交虚假证据、毁灭证据或者实施其他致使证据不能使用行为的，人民法院可以推定对方当事人就该证据所涉证明事项的主张成立。

当事人实施前款所列行为，构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，人民法院依法处理。

[8] 在无锡国威陶瓷电器有限公司、蒋国屏诉常熟市林芝电热器件有限公司、苏宁云商集团股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，一审法院对采购被诉侵权产品的案外人进行了调查取证并获得了与供货数量及金额有关的证据。

[9] 《中华人民共和国民事诉讼法(2021修正)》第八十四条第一款：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。

[10] 《中华人民共和国专利法(2020修正)》 第七十一条第四款：人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

[11] 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释(2022修正)》第一百一十二条第一款：书证在对方当事人控制之下的，承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请人民法院责令对方当事人提交。

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二十四条:承担举证责任的当事人书面申请人民法院责令控制证据的对方当事人提交证据，申请理由成立的，人民法院应当作出裁定，责令其提交。